Fonte: Conjur

O registro prévio de um nome empresarial pode inviabilizar a concessão do registro marcário para expressão idêntica se houver possibilidade de confusão ou associação indevida entre eles.

Ato do INPI que extinguiu a marca não é nulo, segundo ministra Nancy Andrighi
Gustavo Lima/STJ

Essa conclusão foi mantida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial ajuizado por uma empresa que visava obter a titularidade da marca “Leader”.

O depósito da marca foi feito pela empresa Fast Com em julho de 1989 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A autarquia concedeu o registro em maio de 2005, mas posteriormente extinguiu o pedido em razão da possibilidade de causar confusão com a empresa Leader Magazine.

Esta foi fundada em 1971 e desde maio de 1984 já se encontrava cadastrada no INPI com sua atual denominação empresarial: União de Lojas Leader. Ambas comercializam artigos esportivos e de lazer.

Assim, a Fast Com ajuizou ação para desconstituir o ato do INPI, que cancelou o registro de marca. Esse ato foi considerado hígido pelas instâncias ordinárias e também pela 3ª Turma do STJ.

Ao decidir o caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, “havendo colidência entre nome comercial e marca, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior”.

Aplicou ao caso o inciso V do artigo 124 da Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996), segundo o qual não é registrável como marca o nome de empresa de terceiros suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi explicou que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas. Assim, é plenamente aplicável o inciso V do artigo 124.

Isso porque o termo “Leader” está tanto no nome empresarial como no “nome fantasia” da empresa, o registro desse nome foi feito antes do pedido de registro da marca e as duas empresas envolvidas na ação atuam no mesmo ramo de atividades.

“De se registrar, por derradeiro, que não se está a propugnar a tese de que o registro da sociedade empresária na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, tenha o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional”, esclareceu a relatora.

“O que se defende”, continuou, é que, uma vez reconhecido que coincidência do nome inviabiliza a diferenciação de seus produtos, não se pode concluir “que o ato do INPI que extinguiu a marca da recorrente esteja eivado de nulidade, na medida em que praticado em total consonância com o que dispõe a legislação de regência”.

A decisão foi unânime, conforme o voto da ministra Nancy Andrighi. Ela foi acompanhada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

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REsp 1.867.230